동국제약 ‘마데카’ … 끊임없는 상표권 분쟁에도 끄떡없어

제약바이오

손세준 기자
등록 2020-02-06 06:00:00
수정 2020-09-09 02:43:53

에이블씨엔씨와 ‘마데카소사이드’ 상표권 싸움 이겨, LG생활건강도 꼬리 내려 … 또 LG ‘마데카페어’, ‘프리마데카’ 무력화 나서

동국제약이 ‘마데카’ 상표권을 지키내기 위해 여러 기업과 분쟁을 거듭하고 있다. 이번엔 화장품과 생활용품 시장의 최강자로 꼽히는 LG생활건강과 승부를 벌여 향방이 주목되고 있다.

동국제약은 지난해 7월 LG생활건강을 상대로 ‘마데카페어’, ‘프리마데카’ 등 2개 상표권에 대한 무효심판을 특허심판원에 청구, 치열한 법적 공방을 벌이고 있다.

이들 2개 상표는 모두 2018년 8월 등록된 것으로 치약, 샴푸, 비누, 화장품 등이 지정상품(제3류)다. 동국제약은 자사가 판매하는 화장품 브랜드인 ‘마데카 크림’ 등의 상표 가치가 희석되는 것을 막기 위해 무효심판을 청구한 것으로 알려졌다.

‘마데카페어’는 LG생활건강이 시중에 판매하고 있는 치약의 제품명이다. 치약뿐 아니라 화장품, 샴푸 등도 지정상품으로 등록돼 있어 향후 이 상표권을 토대로 영역을 확장할 가능성이 있다. ‘프리마데카’의 경우에는 아직 제품화가 되지 않은 상황이다.

LG생활건강은 지난해 7조6854억원의 매출을 기록하며 LG그룹 내에서 LG전자에 이어 이익 기여도 2위를 차지한 초대형 기업으로 최근 2~3년 새 ‘마데카’와 관련한 다수 상표권을 등록했다.

이 회사는 2017년 ‘온더바디 마데카소사이딘 바디크림’(화장품, 치약 등 제3류)을 시작으로 2018년 ‘마데카페어’·‘프리마데카’, 2019년 ‘마데카덴트’(제3류)·‘마데카탁스’(제3류)·‘마데카페어’(화장용 스펀지·주걱·빗 등 화장용구, 칫솔·혀클리너 등 제21류) 등 ‘마데카’와 관련해 모두 6개 상표권을 등록했다. 이 중 지난해 추가로 등록한 ‘마데카페어’(제21류)를 제외하면 모든 상표권이 화장품을 지정상품으로 하고 있다.

업계는 동국제약이 자사 브랜드에 위협이 된다고 판단할 경우 나머지 상표권에 대해서도 추가로 심판을 청구할 가능성이 있다고 전망했다.

LG생활건강은 계열사인 CNP코스메틱스를 통해 이미 한 차례 동국제약과 ‘마데카’ 상표권 분쟁을 벌였다. CNP코스메틱스는 LG생활건강이 2014년 코스메슈티컬(기능성 화장품에 의약품의 전문적인 치료기능을 합친 제품) 시장을 선점하기 위해 지분을 인수한 화장품 회사로, ‘MADECASSOSIDE’(마데카소사이드)라는 명칭을 사용한 다수 상표권을 보유하고 있다.

이 회사는 자사 상표(MADECASSOSIDE) 사용에 걸림돌이 될 수 있는 동국제약의 ‘마데카 크림’ 상표권을 무력화하기 위해 2016년 4월 무효심판을 청구했으나, 중간에 심판을 자진 취하했다.

업계 관계자는 “LG생활건강은 법적 분쟁 경험이 많은 데다 매출 규모는 동국제약의 10배가 넘어 쉽지 않은 상대”라며 “마데카 관련 상표권을 계속 등록하는 것은 적극적 사용 의도가 있다고 볼 수밖에 없다”고 말했다. 그는 “동국제약도 자사 대표 의약품인 ‘마데카솔’의 인지도를 바탕으로 화장품 시장에서 마데카크림 인지도를 공고히 쌓은 만큼 물러설 수 없는 상황”이라며 “양사의 상표권 분쟁은 앞으로 더 치열해질 것”이라고 전망했다.

동국제약은 LG생활건강 외에도 다수 기업과 ‘마데카’와 관련 상표권 분쟁을 벌였다.

‘미샤’라는 화장품 브랜드로 유명한 에이블씨엔씨는 2017년 동국제약의 마데카솔 상표권에 대해 취소 심판을 청구했다. 2016년 출시한 ‘마데카소사이드’와 ‘마데카소사이드 블루’를 판매하는 데 동국제약의 상표권이 걸림돌이 될 수 있다는 판단에서다.

심판은 약 3년 동안 진행됐으며 지난해 7월 동국제약이 승리했다. 이 결과는 에이블씨엔씨가 항소하지 않아 그대로 확정됐다.

에이블씨엔씨는 항소하지 않는 대신 심판이 진행 중이던 지난해 2월 ‘어퓨 마데카소사이드 크림’, ‘어퓨 마데카소사이드 앰플’ 등 2개 상표를 출원했다. 이에 동국제약은 곧바로 서울중앙지방법원에 에이블씨엔씨를 상대로 상표권 침해 금지 소송을 제기했다.

동국제약 관계자는 “이 소송은 현재 종결된 상태지만 상대 업체와의 기밀유지 조항 등의 문제로 결과를 알려줄 수 없다”고 말했다.

‘어퓨 마데카소사이드 크림’과 ‘어퓨 마데카소사이드 앰플’ 등 2개 상표는 올해 1월 특허청에 정식으로 등록됐다.

동국제약은 지난해 4월 ‘마데카 크림’, ‘마데카 솔루션’ 등 제품명을 사용한 에이피알과 ‘마데카 세럼’이라는 제품명을 사용하고 이 명칭으로 광고까지 한 제이엠피바이오을 상대로도 상표권 침해 금지 소송을 제기했다.

에이피알과의 소송은 현재 종료된 상태로, 에이피알은 동국제약 측에 손해를 배상하고 “마데카 관련 제품에 대한 생산을 완전히 폐기했으며 앞으로도 생산하지 않겠다”는 입장을 낸 것으로 알려졌다. 제이엠피바이오와의 소송은 현재 진행 중이다.

동국제약은 이밖에 ‘마데카’ 상표권과 관련해 최근 수년 동안 다수 심판을 진행했으며, 아직 등록되지 않은 유사 출원 상표에 대해서는 이의 신청을 한 것으로 알려졌다.

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